谈商标侵权中的正当使用抗辩

谈商标侵权中的正当使用抗辩

                    李逢英诉湖南恒安纸业有限公司侵犯“薰衣草”商标专有权诉讼的法律思考

正当使用抗辩是指在商标侵权诉讼中，被告在商品或者包装上虽然使用了与原告商标注册相同或者近似的文字、图案，但所使用的商标注册的文字、图案是本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，或者是为了说明、宣传、标注商品的自身特点，是依照商标法实施条例第四十九条规定的合法正当使用，成为商标侵权诉讼中的有效抗辩，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

正当使用抗辩的要件包括：

一、  注册商标专用权人的注册商标中包含本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，也就是注册商标专用权的范围包括两部分，一部分是社会公共财产，具体包括本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者公共地名等；一部分是具有显著性的其他标志，虽然形式上注册人对注册商标享有专有权，但专有权的范围仅及于非社会公共财产部分，注册人对社会公共财产部分不享有专有权，无权禁止他人正当使用。

二、  商标侵权诉讼中的被告在商品或者包装上使用了与原告商标注册相同或者近似的文字、图案，但所使用的文字、图案是本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者公共地名，是对商品自身性质、特点的客观说明、宣传。

三、  被告的正当使用不会造成消费者对商品来源、提供者认识的混淆。在北京市第一中级人民法院湖南恒安纸业有限公司侵犯“薰衣草”商标诉讼中，被告在纸巾商品上标注“心相印”注册商标及“恒安纸业”经营者公司名称，且“心相印”注册商标是国家驰名商标，“薰衣草”仅仅说明商品的香味特点，消费者购买标注“薰衣草”及注册商标“心相印”的纸巾是选择注册商标为“心相印”的纸巾系列的香味类型，而不是选择标注“薰衣草”注册商标的注册人经营的纸巾，完全不会造成消费者对商品来源的混淆。

北京市第一中级人民法院

民事判决书

（2006）一中民初字第15269号

  原告李逢英，男，1972年11月13日出生，汉族，住吉林省永吉县河西街平安小区7-1-8号。

  委托代理人刘爱义，北京市爱义律师事务所律师。

  委托代理人刘艳霞，女，1973年4月18日出生，住吉林省吉林市丰满区江南街十四委十四组东环江路。

  被告湖南恒安纸业有限公司，住所地湖南省常德市德山开发区桃林路。

  法定代表人许连捷，董事长。

  委托代理人马翔，北京市天驰律师事务所律师。

  委托代理人明星楠，北京市天驰律师事务所律师。

  被告山东恒安心相印纸制品有限公司，住所地山东省潍坊市坊子区凤凰街道办事处西白羊埠西楼。

  法定代表人许连捷，董事长。

  委托代理人马翔，北京市天驰律师事务所律师。

  委托代理人明星楠，北京市天驰律师事务所律师。

  被告北京顺天府投资管理有限公司，住所地北京市门头沟区石龙工业开发区龙园路4号401室。

  法定代表人崔羽，董事长。

  委托代理人张亮，男，汉族，1972年6月20日出生，住上海市杨浦区本溪路168弄。

  原告李逢英诉被告湖南恒安纸业有限公司（简称湖南恒安公司）、山东恒安心相印纸制品有限公司（简称山东恒安公司）、北京顺天府投资管理有限公司（简称顺天府公司）侵犯注册商标专用权纠纷一案，本院于2006年11月13日受理后，依法组成合议庭并于2007年1月11日公开开庭进行了审理。原告李逢英及其委托代理人刘爱义、刘艳霞，被告湖南恒安公司、山东恒安公司的共同委托代理人马翔、明星楠，被告顺天府公司的委托代理人张亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

    原告李逢英诉称：2004年9月28日，我取得“薰衣草”商标在第16类商品上的注册商标专用权，注册号为3334152，核定使用商品为纸手帕、纸制餐桌用纸、木浆纸、印刷纸（包括胶版纸、新闻纸、书刊用纸、证券纸、凹版纸、凸版纸）、纸桌布、包装纸、牛皮纸。其后，我先后许可两家造纸企业在其生产的商品上使用“薰衣草”商标，并在消费者中有一定知名度。2006年4月，我发现由湖南恒安公司委托制造、山东恒安公司生产的“心相印”生活用纸系列 “薰衣草钱夹形手帕纸、薰衣草长方形手帕纸、薰衣草200抽盒装面巾纸” 产品内外包装的显著位置，大量使用同我的“薰衣草”注册商标完全相同的文字标识“薰衣草”。我曾于2006年4月5日向吉林市工商行政管理局进行反映，希望被告立即停止侵权。湖南恒安公司的法务代表两次到工商局接受调查并表示愿意和解。2006年8月22日，我发现顺天府公司府右街综合超市等市场仍然大量销售湖南恒安公司和山东恒安公司带有“薰衣草”字样的侵权产品，并在销售标签和发票上均标注有“薰衣草”字样。湖南恒安公司和山东恒安公司作为国内生活用纸第一大生产商和销售商，未经我许可在相同和类似商品上使用同我的注册商标内容完全相同的文字，在一般消费者中造成混淆，侵犯了我的商标专用权，在我提出警告后仍继续使用侵权标识，其侵权产品的销售范围遍布全国城乡各地。顺天府公司作为销售商有义务立即停止销售侵权产品，封存销毁带有“薰衣草”字样侵权产品的内外包装。综上，请求法院判令：一、湖南恒安公司、山东恒安公司和顺天府公司立即停止生产、销售侵犯李逢英“薰衣草”商标专用权的“薰衣草钱夹形手帕纸、薰衣草长方形手帕纸、薰衣草200抽盒装面巾纸”，封存、销毁带有“薰衣草”标识的以上侵权产品内外包装；二、湖南恒安公司和山东恒安公司在《经济日报》显著位置公布侵权事实，消除不良影响；三、湖南恒安公司和山东恒安公司赔偿李逢英经济损失200万元并承担李逢英制止侵权行为支出的合理费用125 180元（其中公证费3000元、购买侵权产品费用180元、交通住宿费2000元、律师费12万元）；四、由湖南恒安公司、山东恒安公司和顺天府公司承担本案案件受理费。

    被告湖南恒安公司辩称：原告商标中的文字部分“薰衣草”是一种植物固有名称，薰衣草植物是常用的香料。被诉侵权产品包装标注“薰衣草”是善意说明该产品含有薰衣草，我公司并未将“薰衣草”作为产品商标使用，并未侵犯李逢英的商标专用权。1、被诉侵权产品的原料之一是“薰衣草”，我公司使用“薰衣草”是对被诉侵权产品原料的描述。薰衣草是一种植物的固有名称，常被作为香料使用，他人可以正当使用原告商标中的“薰衣草”文字，李逢英无权禁止他人正当使用。2、我公司没有将“薰衣草”作为商标使用。我公司明确标示了被诉侵权产品的注册商标—“心相印”，消费者不会对被诉侵权产品的来源产生混淆误认。3、我公司使用“薰衣草”出于善意。我公司使用的“心相印”商标为驰名商标，无须借助他人的商标推广产品，标示“薰衣草”仅是为了说明产品的原料及芳香类型。并且我公司在先使用“薰衣草”。4、我公司使用的“薰衣草”字样明显不同于原告由图形、中文、字母组成的注册商标。5、原告“薰衣草及图”商标显著性弱，缺乏知名度，不存在混淆的可能。

  被告山东恒安公司未提交书面答辩意见，其在开庭审理中表示完全同意湖南恒安公司的上述答辩意见。

  被告顺天府公司未提交书面答辩意见，其在开庭审理中承认销售过被控侵权产品。

  经审理查明：

  李逢英于2002年10月14日向国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）申请注册“薰衣草及图”商标。该商标于2004年6月28日被初审公告，2004年9月28日被核准注册，有效期至2014年9月27日止。其商标注册证号为3334152，核定使用商品范围为第16类：纸手帕；纸制餐桌用纸；木浆纸；印刷纸（包括胶版纸、新闻纸、书刊用纸、证券纸、凹版纸、凸版纸）；纸桌布；包装纸；牛皮纸。

  2004年10月15日，李逢英许可案外人吉林市宏阳纸制品厂自2004年11月1日起至2005年10月31日止独占使用“薰衣草及图”注册商标，约定许可使用费12万元。

  2006年4月5日，李逢英曾向吉林省吉林市工商行政管理局举报湖南恒安公司侵犯其注册商标专用权并被受理。

  2006年5月20日，李逢英许可案外人吉林市江城宏阳纸业有限责任公司自2006年5月20日起至2007年5月19日止使用“薰衣草及图”注册商标，约定许可使用费24万元。

  2006年8月29日和11月7日，李逢英的委托代理人在位于北京市西城区西什库大街的北京顺天府综合超市府佑街店分别购买了手帕纸四十八包、包装上标注有“几米作品系列”字样的手帕纸十包、茶语系列手帕纸十八包、柔湿巾一包、面巾纸六盒及六包、卫生卷纸十卷。李逢英为购买上述商品共支付126.28元。其中，李逢英指控侵权的三种商品包装如下：1、钱夹形手帕纸每六小包组成一大包，大包外包装大部分为透明塑料纸，上端用于悬挂货架的卡头部位正面左侧标有湖南恒安公司的“心相印”注册商标、其下为带有“薰衣草”字样的深蓝色椭圆标识，右侧印有“宁静的香氛天堂”字样，背面印有“恒安纸业”、“湖南恒安纸业有限公司委托制造”和“制造商：山东恒安心相印纸制品有限公司”字样；大包装中六小包钱夹形手帕纸外包装的正反面图案完全一致，右上角标有“心相印”注册商标、其下为带有“薰衣草”字样的深蓝色椭圆标识。2、长方形手帕纸外包装正反两面居中偏左印有湖南恒安公司的“心相印”注册商标及“宁静的香氛天堂”字样、左下角为带有“薰衣草”字样的深蓝色椭圆标识及“10包装”字样，外包装底面左侧标有“心相印”注册商标及“湖南恒安纸业有限公司委托制造”和“制造商：山东恒安心相印纸制品有限公司”字样；外包装中装有10小包手帕纸，小包装正反两面居中印有 “心相印”注册商标，其下为带有“薰衣草”字样的深蓝色椭圆标识，小包装侧面标有“心相印”注册商标及“恒安纸业”、“湖南恒安纸业有限公司委托制造”和“制造商：山东恒安心相印纸制品有限公司”字样。3、200抽盒装面巾纸，长方体纸盒包装，顶部正中取纸处标有湖南恒安公司的“心相印”注册商标，底部左侧标有“心相印”注册商标及“恒安纸业”、“湖南恒安纸业有限公司委托制造”和“制造商：山东恒安心相印纸制品有限公司”字样，右侧标有“宁静的香氛天堂”字样及介绍“薰衣草香系列产品”的广告词，两个长侧面的左侧上方为“心相印”注册商标、下方为带有“薰衣草”字样的深蓝色椭圆型标识及“200抽”字样，两个短侧面左上角为“心相印”注册商标及“宁静的香氛天堂”字样。上述三种商品内外包装出现“薰衣草”标识的包装平面上，均同时标注有标明注册商标标记的“心相印”注册商标标识，后者图案面积均大于或明显大于前者图案面积，且后者所处位置相对于前者均处于上方或中央。上述三种商品的内外包装上均绘有草丛的图案。李逢英在庭审中表示其无法确定上述三种商品中手帕纸上带有的香味是否为薰衣草香，并且认为上述商品在其举报前并不带有香味。

  李逢英同时公证购买的茶语系列手帕纸包装上针对香型的标识则为“茶语系列”，标注有“几米作品系列”字样的手帕纸包装上针对香型的标识则为“芙蓉花香”。

  2006年8月14日，国家工商行政管理总局商标评审委员会受理湖南恒安公司就第3334152号“薰衣草”商标提出的评审申请。

  以上事实，有第3334152号商标注册证、注册信息，两份《商标使用许可合同》，吉市工商商标字（2006）第1号《受理案件通知书》，（2006）长证内民字第5203、5741号《公证书》及相关封存商品与相关票据，（2006）商评综字（S）第16号《国家工商行政管理总局商标评审委员通知》以及当事人陈述等证据在案佐证。

  此外，李逢英还向本院提交了经过（2006）长证内民字第5204、5205、5206号《公证书》公证的和未经公证的登陆互联网下载打印出的页面，用以证明被告的纸巾业务连续五年全国销量第一并且是其母公司“恒安国际”的主要收入来源，自2004年以来的三年中均达数亿港元。李逢英还向本院提交了两张长安公证处出具的发票，若干火车票、汽车票、其本人与北京市威创律师事务所签订的委托代理协议及其支付律师费的发票，用以证明其制止侵权行为的合理支出为公证费3000元、住宿交通费2000元、律师费12万元。

  湖南恒安公司为证明其被控侵权产品中含有薰衣草香料、其产品包装上的“薰衣草”标识仅表示产品的香型，向本院提交了如下证据：1、德之馨（上海）有限公司购进夏日凉风香精的发票以及德之馨（上海）有限公司出具的夏日凉风香精内含天然薰衣草精油及合成薰衣草原料的证明；2、具有计量认证资质的浙江省化工产品质量检验站有限公司出具的证明湖南恒安公司送检的“心相印手帕纸（薰衣草）”样品中含有薰衣草提取液成分的检测报告；3、部分标注有“薰衣草”和“茶语系列”的产品包装复印件。湖南恒安公司为证明其在产品包装上标注“薰衣草”早于李逢英取得“薰衣草及图”商标注册的时间，向本院提交了常德恒安纸业有限公司与小唐视觉包装设计有限公司于2003年6月签订的合同书，其中涉及薰衣草系列（薰衣香草型）三层手帕纸、二层书型面纸、120抽盒装面巾纸等三种产品的包装整合规划设计。

  湖南恒安公司为证明其“心相印及图”注册商标为驰名商标，向本院提交了商评字（2005）第4648号《关于第1351029号“心相印XINXIANGYIN及图”商标争议裁定书》，在该裁定中常德恒安纸业股份有限公司的第1056830号“心相印及图”商标被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为驰名商标，原告李逢英亦不否认上述事实。

  在本案庭审过程中，李逢英当庭向本院提交胡江源2006年5月10日致李逢英的私人信件复印件及桃源县工商行政管理局2006年5月25日作出的桃工商案监字（2006）003号《关于撤销桃工商案字[2006]第92号听证告知书的决定》复印件作为证据；湖南恒安公司当庭向本院提交其他品牌的标有“薰衣草”字样的纸巾产品、美体考究薰衣草精油及购买该精油的发票作为证据。双方提交的上述证据均超过了本院规定的举证期限。

  本院认为：

  我国商标法实施条例第四十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。因为，一种商品的包装上通常标示有各种用于区分商品不同特征的标识，用以向消费者传递不同的信息，供消费者在选购商品时判断取舍。商标作为上述标识中的一种，起到的作用是区别商品来源，而其他诸如表示原料、功能、用途、重量、数量及其他说明描述商品本身特点的标识传递给消费者的区别信息并不会造成消费者对于商品来源的混淆，即使这些标识与注册商标近似，注册商标专用权人也无权禁止他人正当使用。本案争议的核心问题即在于湖南恒安公司和山东恒安公司在涉案商品上标注“薰衣草”标识的行为是否属于正当使用。

  结合本案事实而言，被指控侵权的是纸巾类商品。纸巾作为清洁用品在生产制造过程中可以加入各种不同香料，使其具有不同的香味，而“薰衣草”作为一种带有特殊香味的植物其提取物即可以作为上述各种香料中的一种被用于纸巾的生产制造，这是众所周知的常识。是否带有香味以及带有何种香味是纸巾类商品本身的特点，与“薄荷”、“茉莉”等用香味植物名称代表一类香型的情形相同，“薰衣草”也代表了该植物所特有的香型，而且在作为一种香型的表述方式时“薰衣草”和“薰衣草香”并无本质区别。湖南恒安公司和山东恒安公司在其生产的被控侵权商品上标注“薰衣草”标识，是为了说明描述该商品香型这一特点，供喜欢或者不喜欢该香型的消费者在购物时加以区别取舍，纸巾类商品包装上的“薰衣草”标识传递给消费者的信息显然是香型类别。湖南恒安公司和山东恒安公司对于“薰衣草”的这种标注使用是直接表示该商品本身特点的行为，并不会带给消费者任何该商品来源的区别信息。

  此外，在被控侵权的三种商品包装上，凡是出现“薰衣草”标识的位置近旁，必定标示有更醒目的标明注册商标标记的“心相印”注册商标。因此，以相关公众的一般注意能力为标准，消费者因“薰衣草”标识而混淆该商品来源的可能性并不存在，亦不会对该商品的生产者、销售者与“薰衣草及图”商标注册人李逢英之间是否存在某种联系产生错误认识。

  至于本案被控侵权的三种商品上带有的香味是否真正属于“薰衣草”香型以及湖南恒安公司和山东恒安公司在生产制造上述商品时是否真正添加了薰衣草香料，仅涉及是否构成虚假宣传的问题，并不能以此判断其在纸巾类商品上标注“薰衣草”标识的行为是否侵犯他人注册商标专用权。

  综上，由于李逢英在纸手帕、纸制餐桌用纸等商品上注册的第3334152号“薰衣草及图”商标中含有直接表示该类商品香型特点的“薰衣草”字样，其在行使注册商标专用权时无权禁止他人正当使用“薰衣草”标识。湖南恒安公司和山东恒安公司在其生产的薰衣草钱夹形手帕纸、薰衣草长方形手帕纸、薰衣草200抽盒装面巾纸等三种商品上标注“薰衣草”标识是直接说明描述商品本身特征的正当使用行为，并不构成对于李逢英享有的第3334152号“薰衣草及图”注册商标专用权的侵犯。同理，顺天府公司销售上述三种商品的行为亦不构成对于李逢英享有的第3334152号“薰衣草及图”注册商标专用权的侵犯。故李逢英指控湖南恒安公司、山东恒安公司和顺天府公司侵犯其注册商标专用权的主张缺乏事实和法律依据，不能成立。依照《中华人民共和国商标法》第五十二条、《中华人民共和国商标法实施条例》第四十九条和《中华人民共和国民事诉讼法》第七条的规定，本院判决如下：

    驳回原告李逢英的诉讼请求。

    本案案件受理费20 636元，由原告李逢英负担（已交纳）。

  如不服本判决，可在本判决书送达之日起15日内向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费20 636元，上诉于北京市高级人民法院。如上诉期满后7日内未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。

                                审  判  长    任  进

                                代理审判员    姜庶伟

                                人民陪审员    于立彪

  二 ○ ○ 七 年 四 月 九 日

                                书  记  员    张晰昕